【法律釋義】

《商標法》第十一條規(guī)定：下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；（三）其他缺乏顯著特征的。前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。

【商標顯著性理解】

商標的顯著性又稱商標的識別性或區(qū)別性，指使用在商品或服務上的標志具有能夠使消費者識別商品或服務的來源，并使得該標志與其他標志相區(qū)分的屬性。商標顯著性作為商標保護的靈魂和商標法運行的樞紐，一直備受重視和關注。我國《商標法》第十一條是對商標顯著性的立法規(guī)定，屬于禁止性注冊規(guī)定，法條分為兩款，第一款是有關商標固有顯著性的規(guī)定，第二款是有關商標經過使用獲得顯著性的規(guī)定。由此可見，商標的顯著性可以通過兩種方式取得：即商標與生俱來的固有顯著性和后天通過使用獲得的顯著性。

商標固有顯著性種類分為：臆造性標志、任意性標志、暗示性標志、描述性標志和通用名稱，以上標志的顯著性由強到弱。前三種標志是可以申請注冊的，而直接描述性標志和通用名稱都因為顯著性不高構成《商標法》第十一條第一款第二項和第一項之規(guī)定而不能獲準注冊。那么商標固有顯著性的缺失是否就不能獲準注冊了呢，當然不能這樣絕對，因為商標還是可以通過后天使用彌補先天不足而獲得顯著性的。

針對商標顯著性的認定，筆者代理的相關商標授權確權行政訴訟案件，經過司法審判都予以支持，充分維護了當事人的合法權益，匯總如下：

【典型成功案例匯總】

案例1-“融略師”商標駁回復審行政糾紛案

第55703522號“融略師”商標指定使用在第35類別服務項目上，經駁回復審程序認定：申請商標融略師可理解為金融戰(zhàn)略師，指定使用在廣告等服務上，直接表示了服務的內容、方式等特點，已構成《商標法》第十一條第一款第（二）項規(guī)定所指情形，決定予以駁回。

商標經過后續(xù)的司法審判，北京知識產權法院一審判決認定：訴爭商標“融略師”并非中國相關公眾廣泛知悉的固定搭配，被告認定其具有金融戰(zhàn)略師的含義，但沒有舉證予以證明。故在案證據不足以證明訴爭商標文字使用在復審服務上直接表示了服務的內容、方式等特點。被訴決定對此認定有誤。

判決：撤銷駁回復審決定，并重新作出決定。

案例2-“1號管家WWW.1HAOGUANJIA.COM”商標駁回復審行政糾紛案

第14295557號“1號管家WWW.1HAOGUANJIA.COM”商標指定使用在第42類別服務項目上，經駁回復審程序認定：申請商標缺乏顯著性，違反《商標法》第十一條第一款第三項之規(guī)定，決定予以駁回。

商標經過后續(xù)的司法審判，北京知識產權法院判決認定：訴爭商標為圖文組合商標“1號管家WWW．1HAOGUANJIA．COM”，置于黑色實心圓圖形中的數(shù)字“1”和漢字“號管家”在商標中居于突出地位，組合在一起能夠被相關公眾輕易識別為“1號管家”。盡管在其下方還有類似于域名的“WWW．1HAOGUANJIA．COM”，但由于“1號管家”為臆造詞且在商標中的突出占比情況，訴爭商標在整體上仍然具有商標所需的顯著特征，使用在私人保鏢、護衛(wèi)隊、社交陪伴、交友服務、婚姻介紹等服務上也不屬于表示服務特點的情形，故并不屬于《商標法》第十一條第一款第（三）項規(guī)定的“其他缺乏顯著特征的標志”。因此被告對此認定錯誤，本院不予支持。原告的相關訴訟主張成立，本院予以支持。

判決：撤銷駁回復審決定，并重新作出決定。

案例3-“too cool for school”商標駁回復審行政糾紛二審案

第13805430號“too cool for school”商標指定使用在第35類別服務項目上，經駁回復審程序認定：申請商標“可翻譯為‘對學校來說太酷了’，將其作為商標申請在第35類廣告等服務項目上，缺乏商標應有的顯著特征，不應作為商標注冊，決定予以駁回。

商標經過一審、二審司法審判，北京市高級人民法院判決認定：訴爭商標為英文“too cool for school”，雖然商標評審委員會將其翻譯為“對學校來說太酷了”，李復班認為應為“學校太酷了”，但二者并無實質性差異。根據我國相關公眾對外文的一般認知能力，訴爭商標并不會當然被認為系表達特定營銷方式的短語，具有被認為系商標的可能性，并且結合訴爭商標指定使用的貨物展出、直接郵件廣告、廣告等服務，足以使相關公眾將其識別為標示服務來源的標志，故原審判決認定訴爭商標具有顯著性并無不當，商標評審委員會相關上訴理由缺乏事實及法律依據，本院不予支持。

判決：駁回上訴，維持原判。

【商標顯著性的應對技巧】

判斷商標顯著性的基本原則是將商標與商品和服務結合進行認定，商標同商品和服務本身的聯(lián)系越密切，顯著性越弱；反之顯著性越強，如“蘋果”核定在手機等商品項目上，顯著性很強，但是“蘋果”核定在新鮮水果等商品項目上顯著性非常弱。

結合在先司法判例的審判認定和方向，我們在主張商標標志具有顯著性時，可以圍繞下列因素進行闡述：

1、商標標志的獨創(chuàng)含義；

2、商標標志本身與相關商品或服務的關聯(lián)程度；

3、商標指定商品或者服務的相關公眾的認知習慣和認知能力；

4、商標指定商品或者服務所屬行業(yè)的適用使用情況；

5、判斷過程中應當以標志的整體性為原則；

6、類似情形的商標注冊和司法審判，從審查一致性方面和法律適用統(tǒng)一性方面闡述；

7、如商標有相關使用宣傳情況，并且形成一定知名度和市場格局，還可以從商標經過使用獲得顯著性方面主張。

【商標顯著性退化預防和保護策略】

商標顯著性是商標法中的重要概念，商標顯著性在商標注冊和維持、商譽保護以及公共利益保護、促進市場自由競爭等方面發(fā)揮著不可或缺的作用。商標經過企業(yè)不斷的使用和宣傳，加深了消費者對于標識的印象和認可，商標的顯著性不斷增強，消費者也會輕而易舉和企業(yè)商譽相聯(lián)系，所以商標顯著性在維護企業(yè)商譽方面發(fā)揮著重要作用。

而一些具有顯著性的注冊商標，如若使用方式不當、品牌維護不到位，顯著性會逐漸退化，進而演變成通用名稱，市場主體可以泛化使用，導致商標權利無法保護。所以商標權人在使用中應當增強維權意識、品牌管理和市場監(jiān)管體系，在使用宣傳時嚴格區(qū)分商標與商品名稱的界限，在產品包裝上不要僅醒目體現(xiàn)注冊商標標志，還要冠上商品名稱，避免過度宣傳導致注冊商標退化成商品統(tǒng)稱；如果發(fā)現(xiàn)其他企業(yè)或者消費者有將商標作為商品通用名稱使用的傾向，應當積極宣傳、糾正和引導；面對其他不正當競爭者的“搭便車”行為，應當積極維權制止；如果注冊商標被雜志、報紙作為商品名稱使用宣傳或收入字典中沒有標注注冊商標標記，應當積極與相關雜志社、出版社溝通、協(xié)商訂正。這樣才能使得注冊商標不會像諸如計算機移動存儲器“優(yōu)盤”、彈簧床墊“席夢思”、藥品“阿司匹林”、茶葉“金駿眉”等退化成行業(yè)通用名稱的悲劇發(fā)生。

【案件結語】

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【律師簡介】

麻莉坤

北京高沃律師事務所 資深知識產權律師

麻莉坤律師，資深知識產權律師，2008年取得法律職業(yè)資格，專注于知識產權商標授權確權、民事維權、不正當競爭等專業(yè)領域，從業(yè)十余年，辦理過千余件商標行政訴訟案件，具有豐富的知識產權代理經驗，致力于為客戶提供專業(yè)、高效、精準的法律服務，先后服務于羚銳制藥、神威藥業(yè)、口水娃、思遠影業(yè)、江蘇伊例家、青島帝森、動視云科技、金螞蟻集團等國內外知名企業(yè)，贏得當事人的信任和好評。