【案件當(dāng)事人】

原告：**工業(yè)集團(tuán)有限公司

被告：上海***進(jìn)出口貿(mào)易有限公司

【案件簡(jiǎn)述】

         原告擁有第7類(lèi)商品上第788***號(hào)商標(biāo)專用權(quán)，核定使用商品為發(fā)電機(jī)組。被告在其出口到尼日利亞的汽油發(fā)電機(jī)組上使用了“***”標(biāo)識(shí)，原告認(rèn)為被告的行為侵犯了原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，隨向上海市浦東新區(qū)人民法院提起訴訟。

         被告的答辯意見(jiàn)主要有兩點(diǎn)，一是被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)與原告的商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)，二是被告只是出口商，對(duì)于“***”標(biāo)識(shí)的使用不屬于商標(biāo)性質(zhì)的使用，并且單純的出口行為不會(huì)給原告造成損失，因此，不同意賠償。

【法院判決】

        上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)過(guò)審理，作出(2012)浦民三(知)初字第548號(hào)民事判決書(shū)，判決被告停止侵權(quán)行為，并賠償原告損失11萬(wàn)元。

【案件評(píng)析】

        本案在判斷被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)與原告的商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)的問(wèn)題上，爭(zhēng)議不大，但對(duì)于出口商應(yīng)否承擔(dān)賠償責(zé)任，屬于爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題。作為原告的代理律師，如下的法律意見(jiàn)最終被法院采納。

        首先，被告認(rèn)為其只是接受委托進(jìn)行出口、并未進(jìn)行商標(biāo)法意義上對(duì)商標(biāo)的使用、不構(gòu)成侵權(quán)的說(shuō)法不能成立。從法院調(diào)取的證據(jù)來(lái)看，出口報(bào)關(guān)單顯示被告是經(jīng)營(yíng)者，也就是說(shuō)被告是銷(xiāo)售方。而被告無(wú)法證明被控侵權(quán)商品的生產(chǎn)者，那么，原告有理由相信被告既是生產(chǎn)者又是銷(xiāo)售者。相關(guān)的生產(chǎn)及銷(xiāo)售行為均是在中國(guó)境內(nèi)完成，根據(jù)商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，被告在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)、銷(xiāo)售侵權(quán)商品的行為構(gòu)成侵權(quán)。

        其次，被告認(rèn)為出口行為不侵權(quán)的說(shuō)法不成立。商標(biāo)專用權(quán)具有兩項(xiàng)權(quán)能，一是獨(dú)占使用，二是排他使用?！吨R(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》明確禁止侵權(quán)產(chǎn)品出口，這即是商標(biāo)權(quán)排他使用功能的體現(xiàn)。如果出口侵權(quán)產(chǎn)品的行為不侵權(quán)，那么，海關(guān)對(duì)出口產(chǎn)品的監(jiān)控也就失去了意義，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》也就失去了其立法意義。另外，在被告既不能證明委托方、又不能證明生產(chǎn)者與銷(xiāo)售者的情況下，被告的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、出口行為均不合法，所有的責(zé)任當(dāng)然應(yīng)當(dāng)由被告承擔(dān)。

        第三，在發(fā)電機(jī)組商品上，原告在尼日利亞也擁有“***及圖”商標(biāo)權(quán)，并且原告從2005年開(kāi)始出口尼日利亞，每年的出口金額非常高，被告將被控侵權(quán)產(chǎn)品出口到尼日利亞，顯然對(duì)原告在海外的市場(chǎng)造成了損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。另外，即便原告的產(chǎn)品沒(méi)有出口到尼日利亞，由于被告的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、出口行為有違法所得，當(dāng)然也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。