專利申請的創(chuàng)造性高低不僅取決于專利申請的技術(shù)內(nèi)容本身，而且取決于采用的審查方式。

目前，審查員判斷創(chuàng)造性的較為普遍并且可操作性較強的方法為三步法：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

然而，并非所有在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上通過邏輯分析、推理或試驗所獲得的發(fā)明都是顯而易見的，當事人在閱讀申請文件的基礎(chǔ)上進行事后分析很容易犯"事后諸葛亮"的錯誤，因此，不能簡單運用"通過三步法合乎邏輯的分析、推理或有限的試驗可以得到"而武斷得出發(fā)明是顯而易見的結(jié)論。

由于審查員閱讀申請文件與對比文件是基于技術(shù)方案本身的基礎(chǔ)上進行邏輯分析、推理認為本申請文件的發(fā)明點基于對比文件是顯而易見的，而審查員有時候往往忽略了發(fā)現(xiàn)問題及提出的問題的本身也是作為判斷創(chuàng)造性的一個重要指標，就錯誤下結(jié)論說該申請沒有創(chuàng)造性。

專利審查操作規(guī)程 （2011修訂版）實審分冊關(guān)于創(chuàng)造性的部分，第4.1節(jié)“新的構(gòu)思或者尚未認識到的技術(shù)問題”：認識發(fā)明所要解決的技術(shù)問題已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力或水平，但問題一經(jīng)提出其解決手段是顯而易見的，此時發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比是非顯而易見的具備創(chuàng)造性。

個人認為，當審查員所檢索出的文件全都沒有披露現(xiàn)有技術(shù)中存在本發(fā)明要解決的技術(shù)問題時，就可以從“認識發(fā)明所要解決的技術(shù)問題已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力或水平”這一點上來進行說理。

審查員只是生硬的用三步法評創(chuàng)造性。值得一提的，三步法只是創(chuàng)造性判斷中最常采用的方法，而非唯一的方法，對于創(chuàng)造性的判斷，個人感覺，應(yīng)該更靈活些。

確定區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，是“三步法”中的第二步，在創(chuàng)造性的顯而易見性判斷中具有承上啟下的關(guān)鍵作用，對創(chuàng)造性審查結(jié)論有直接影響。由于“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”的確定，需要審案人員對發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術(shù)的方案構(gòu)成、技術(shù)效果等進行綜合分析之后予以確定，所以比較容易出現(xiàn)主觀判斷的錯誤，在審查實踐中也確實存在一些背離“三步法”精神實質(zhì)的不當做法，這些不當做法有些直接導(dǎo)致了創(chuàng)造性審查結(jié)論的不正確。即是說，如果在創(chuàng)造性審查中，脫離了對該技術(shù)問題的考察，只是片面關(guān)注區(qū)別技術(shù)特征本身是否在其他現(xiàn)有技術(shù)中記載，將影響創(chuàng)造性評判結(jié)果的正確性。

特別是，在創(chuàng)造性判斷的三步法中的第二步和第三步中，要確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，并且使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。由于以上判斷步驟是在審查員理解了本發(fā)明之后所進行的判斷過程，所以這兩個步驟本身只考慮了解決技術(shù)問題的動機和所采用的技術(shù)方案，但是卻忽略了提出或者發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題中所包含的非顯而易見性。在很多情況下，一項發(fā)明的難點往往在于提出或者發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題，一旦該技術(shù)問題明了，則解決方案對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言可能非常簡單或明顯。此時簡單地套用三步法往往會得出發(fā)明是顯而易見的錯誤結(jié)果。

最后總結(jié)一下，從技術(shù)上問題的角度出發(fā)答復(fù)創(chuàng)造性的套路：“技術(shù)問題答案搜索法”，其做法如下：在三步法中第（2）步確定了技術(shù)問題之后，在第（3）步判斷是否有啟示時，優(yōu)先搜索在第（2）步中所確定的技術(shù)問題及其答案，而不是去搜索相應(yīng)區(qū)別技術(shù)特征；如果搜索該技術(shù)問題時，得到了與本發(fā)明相同或相似的答案，則應(yīng)判斷有啟示；否則，沒有直接啟示。

作者：高沃知識產(chǎn)權(quán) 電學(xué)部 馮靜

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