文 | 謝春超律師

在專利侵權(quán)訴訟中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)專利權(quán)人在專利授權(quán)或無(wú)效階段為了獲取授權(quán)或維持專利權(quán)有效性，而表示放棄某一技術(shù)方案，但在侵權(quán)階段又為了擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍，支持自己的主張，聲明上述被放棄的技術(shù)方案包含在權(quán)利要求的范圍內(nèi)的情況。

對(duì)此，最高法在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2009]21號(hào)）第六條規(guī)定“專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書的修改或者意見(jiàn)陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。”在該規(guī)定中提出了“禁止反悔”原則，作為等同侵權(quán)認(rèn)定的限制。

為了進(jìn)一步細(xì)化禁止反悔原則，最高人民法院分別于2016年頒布了《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號(hào)），其中的第十三條規(guī)定“權(quán)利人證明專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對(duì)權(quán)利要求書、說(shuō)明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。”其規(guī)定了，禁止反悔的例外情況。

于2020年頒布了《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定（一）》（法釋〔2020〕8號(hào)），在其中的第三條規(guī)定“人民法院在專利確權(quán)行政案件中界定權(quán)利要求的用語(yǔ)時(shí)，可以參考已被專利侵權(quán)民事案件生效裁判采納的專利權(quán)人的相關(guān)陳述。”其規(guī)定了在侵權(quán)階段的放棄性陳述同樣會(huì)影響專利確權(quán)階段，即規(guī)定了禁止反悔原則從專利侵權(quán)階段向?qū)＠_權(quán)階段的應(yīng)用。

禁止反悔原則制度的設(shè)定是為了防止專利權(quán)利人在專利授權(quán)或確權(quán)階段縮小權(quán)利要求范圍，并在專利侵權(quán)階段擴(kuò)大權(quán)利要求范圍，從而兩頭受利的情況。其法理基礎(chǔ)是民法中的誠(chéng)信原則。

以下筆者基于幾個(gè)經(jīng)典案例，對(duì)該制度進(jìn)行淺析：

案例一：再審申請(qǐng)人浙江福瑞德化工有限公司與被申請(qǐng)人天津聯(lián)力化工有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案（（2018）最高法民再387號(hào)）。

本案涉及到禁止反悔原則中的“放棄”應(yīng)做何種解釋。

本案中天津聯(lián)力化工有限公司在專利授權(quán)階段在權(quán)利要求中增加了“粒料開(kāi)關(guān)”，而浙江福瑞德化工有限公司主張由于該技術(shù)特征是涉案專利有效的關(guān)鍵技術(shù)特征，因此，在侵權(quán)中不能再主張?jiān)摷夹g(shù)特征被等同技術(shù)特征所代替（所謂等同技術(shù)特征通俗來(lái)講是手段、功能與效果基本相同且替換無(wú)需創(chuàng)造性的技術(shù)特征）。

對(duì)此，最高法認(rèn)為在專利權(quán)人沒(méi)有明確表明“放棄”的情況下，不能過(guò)分的限制以增加技術(shù)特征方式修改的權(quán)利要求的范圍，即不能認(rèn)為增加某一技術(shù)特征，即放棄了該技術(shù)特征的其他等同技術(shù)特征。禁止范圍原則應(yīng)當(dāng)主要考察“是否放棄”而不應(yīng)僅僅考慮是否該修改對(duì)權(quán)利要求產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性影響。

筆者認(rèn)為從本案可以看出對(duì)于是否做出放棄技術(shù)特征，需要在具體案例中進(jìn)行具體分析，這對(duì)于專利律師而言則存在可以爭(zhēng)辯的空間。

案例二：中譽(yù)電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案（(2011)民提字第306號(hào)）。

本案涉及如下焦點(diǎn)問(wèn)題：①在無(wú)效中獨(dú)立權(quán)利要求無(wú)效，而從屬權(quán)利要求有效是否可以認(rèn)為該有效的從屬權(quán)利要求是對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行修改而得到的，即是否可以適用禁止反悔原則；②對(duì)于禁止中“放棄”的認(rèn)定。

對(duì)于焦點(diǎn)①，本案中的獨(dú)立權(quán)利要求被無(wú)效，而從屬于該獨(dú)立權(quán)利要求的從屬權(quán)利要求有效。此時(shí)，是否可以認(rèn)為有效的從屬權(quán)利要求是在被無(wú)效的獨(dú)立權(quán)利要求的基礎(chǔ)上，通過(guò)“為維持專利權(quán)有效限制性修改權(quán)利要求而增加的技術(shù)特征”的方式進(jìn)行修改而得到的權(quán)利要求。對(duì)此，最高法認(rèn)為“不應(yīng)當(dāng)以從屬權(quán)利要求所從屬的權(quán)利要求被無(wú)效而簡(jiǎn)單地認(rèn)為該從屬權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍即受到限制”，因此，筆者認(rèn)為從最高法的該判決來(lái)看，該種情況不應(yīng)適用禁止反悔原則。

對(duì)于焦點(diǎn)②，最高法認(rèn)為放棄通常是專利權(quán)人通過(guò)修改或意見(jiàn)陳述進(jìn)行的自我放棄，但若專利權(quán)人并未明確表示過(guò)放棄，則對(duì)于該情況應(yīng)予以充分考慮。如果該從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征未被該獨(dú)立權(quán)利要求所概括，則因該附加技術(shù)特征沒(méi)有原始的參照，故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄。

結(jié)合案例一以及案例二的②，可以看出對(duì)于是否存在放棄技術(shù)方案的情況，應(yīng)從該技術(shù)方案是否已經(jīng)被專利權(quán)人通過(guò)明示或?qū)嵸|(zhì)上排除在專利權(quán)外的方式來(lái)進(jìn)行判斷。

案例三：鄭亞俐與精工愛(ài)普生株式會(huì)社、中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)、佛山凱德利辦公用品有限公司、深圳市易彩實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司專利無(wú)效行政訴訟案（（2010）知行字第53號(hào)）

本案涉及專利授權(quán)階段以及確權(quán)階段的修改與陳述是否適用禁止反悔原則。

本案中專利權(quán)人在分案申請(qǐng)時(shí)將原權(quán)利要求中的“半導(dǎo)體存儲(chǔ)裝置”修改為“存儲(chǔ)裝置”，專利復(fù)審委認(rèn)為專利權(quán)人在專利申請(qǐng)過(guò)程中實(shí)際上認(rèn)為“半導(dǎo)體存儲(chǔ)裝置”和“存儲(chǔ)裝置”二者含義不同，而在無(wú)效程序中又主張兩者含義相同，修改的過(guò)程反映出反悔的存在，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為將“半導(dǎo)體存儲(chǔ)裝置”修改為“存儲(chǔ)裝置”屬于反悔，應(yīng)予禁止。最高法認(rèn)為如果申請(qǐng)人對(duì)專利申請(qǐng)文件的修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，禁止反悔原則在該修改范圍內(nèi)應(yīng)無(wú)適用余地。即在專利授權(quán)與確權(quán)階段的修改只要不違反專利法33條（即修改超范圍的規(guī)定）則在此情況下并不適用禁止反悔原則的適用。

筆者認(rèn)為在專利的授權(quán)與確權(quán)階段，根據(jù)專利法33條，只要修改未超出原始記載的范圍，則不會(huì)對(duì)公眾的信賴?yán)娈a(chǎn)生影響即不會(huì)違反誠(chéng)信原則。這與侵權(quán)訴訟階段的信賴?yán)姹Ｗo(hù)的法理基礎(chǔ)不同。因此，禁止反悔原則在專利授權(quán)與確權(quán)階段并不適用。

案例四、曹桂蘭、胡美玲侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書（（2017）最高法民申1826號(hào)）

本案中，原專利包含技術(shù)特征a和b，對(duì)此，審查員在審查意見(jiàn)通知書中認(rèn)為技術(shù)特征a、b為公知常識(shí)，專利權(quán)人在答復(fù)審查意見(jiàn)通知書時(shí)對(duì)a、b進(jìn)行了縮限性陳述同時(shí)補(bǔ)入了技術(shù)特征c，審查員堅(jiān)持認(rèn)為技術(shù)特征a、b為公知常識(shí)技術(shù)并未認(rèn)可專利權(quán)人的縮限性陳述。但認(rèn)可了技術(shù)特征c的可專利性，從而授權(quán)。在無(wú)效階段復(fù)審委的意見(jiàn)與審查員相同，專利權(quán)人對(duì)于技術(shù)特征a、b進(jìn)行了同樣的縮限性陳述，但復(fù)審委同樣未對(duì)該陳述予以認(rèn)可。由于技術(shù)特征c的存在，從而維持了該專利權(quán)的有效性。在侵權(quán)訴訟階段，對(duì)于專利權(quán)人對(duì)技術(shù)特征a、b的縮限性陳述是否適用禁止反悔原則產(chǎn)生了爭(zhēng)議。

對(duì)此，最高法認(rèn)為當(dāng)裁判者對(duì)權(quán)利人作出的意見(jiàn)陳述予以明確否定，不予認(rèn)可時(shí)，則不導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄，不適用禁止反悔。

對(duì)于禁止反悔原則，專利律師在辦案中，需要結(jié)合誠(chéng)信原則的基本立法精神，從適用條件以及是否明確作出放棄等多個(gè)具體方面進(jìn)行考察與運(yùn)用來(lái)確實(shí)維護(hù)委托人利益。